Patentado en 2002: por qué el estado de la técnica sin prueba no cuenta

En resumen: En el examen de patentes estadounidense, lo que cuenta como estado de la técnica no es lo que se sabe, sino lo que está probado, por regla general mediante un documento escrito y fechado. Lo que todos saben pero nadie ha publicado no existe, a efectos prácticos, para el examen. Por eso pudieron patentarse columpiarse de lado, un juguete para perros con forma de rama y jugar con un gato y un puntero láser, como muestra un nuevo artículo del jurista Jorge L. Contreras. Justo ahí interviene una publicación defensiva: convierte el conocimiento en un documento público y fechado que puede presentarse como medio de prueba.

Como inventor figura un niño de cinco años cuyo padre es agente de patentes. La invención: quien tira alternativamente de la cadena izquierda y de la derecha hace que el columpio se mueva de lado a lado en lugar del habitual movimiento hacia delante y hacia atrás. El 9 de abril de 2002, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos concedió la patente US 6,368,227, «Method of Swinging on a Swing». Solo una reivindicación dependiente, que combinaba el balanceo con un grito al estilo de Tarzán, no prosperó; todas las demás reivindicaciones fueron concedidas.

Dos semanas antes, el 26 de marzo de 2002, se había concedido la patente US 6,360,693: un juguete para perros con forma de rama, con un cuerpo alargado y al menos una protuberancia lateral, flotante para que el perro pueda recogerlo también del agua. Contrariamente a lo que se ha publicado a menudo, la patente no se refería a un palo natural, sino a un objeto fabricado que imita uno.

Ya en 1995 la misma oficina había concedido la patente US 5,443,036, un «Method of Exercising a Cat». Lo reivindicado consistía en dirigir el haz de un puntero láser hacia el suelo o la pared y mover el punto de luz de manera que el gato lo persiga.

Jorge L. Contreras, catedrático de Derecho en la Universidad de Utah, analizó los expedientes de tramitación de estas tres patentes para su artículo «Silly Patents, Serious Issues». Sus conclusiones van mucho más allá de la anécdota. La concesión no puede atribuirse simplemente a la falta de atención o al descuido de la oficina, escribe, sino que revela problemas serios del propio sistema de examen (p. 18). En el fondo se trata de una pregunta que afecta a toda persona inventora: ¿qué se considera conocido en el examen de patentes?

¿Cómo transcurrieron los tres exámenes?

El columpio. El examinador rechazó inicialmente la reivindicación principal basándose en una patente de 1881 que muestra un columpio con un asiento en forma de silla suspendido de tres cadenas. El solicitante limitó entonces su reivindicación a dos cadenas y a una orientación del asiento perpendicular a la rama, y poco más de una semana después la reivindicación era concedible. Tras las burlas en la prensa, el director de la oficina ordenó en mayo de 2002 un nuevo examen; en julio de 2003 se anularon todas las reivindicaciones. Contreras constata que la experiencia cotidiana del examinador no desempeñó ningún papel visible en el examen (p. 23). Columpiarse de lado, señala Contreras, no lo inventó ningún titular de patente ni en 1881 ni después, y ninguna memoria de patente se lo enseñó a los niños de todo el mundo (p. 24).

El palo para perros. El examen se prolongó durante seis años. El examinador citó primero un juguete masticable para tirar destinado a perros y después una rama artificial para acuarios. El solicitante objetó que la rama de acuario debía hundirse, mientras que su juguete flotaba, y obtuvo así la patente. En el nuevo examen, el examinador citó, entre otras cosas, el tallo de una planta viva («naturally-occurring objects … are considered to be manufactured by nature»), un tronco artificial para chimenea, una porra de entrenamiento para la policía y, por último, un cactus saguaro artificial de hasta quince metros de altura para paisajismo. También este sería un juguete, según la motivación, porque divierte a los seres humanos y los seres humanos también son animales (pp. 29 y s.). En julio de 2006 no quedaba ni una sola reivindicación. Contreras considera que todo ello era evitable: un juguete para perros de madera con forma de palo es evidente, y el examinador podría haberlo constatado sin más (p. 32).

El gato. En este caso, el examinador no encontró ninguna patente pertinente y se apoyó en cambio en un artículo científico de 1991. En él, unos gatos inmovilizados en una caja de madera debían tocar con la pata un punto de luz en una pantalla para que los investigadores pudieran medir el efecto de un antidepresivo en el tiempo de reacción. Los solicitantes fueron delimitando su invención paso a paso, primero mediante la iluminación normal, después mediante el gato en libertad de movimiento y, por último, mediante un haz de luz «invisible». La patente fue concedida. Contreras investigó qué se conocía realmente en la fecha de presentación y dio con un archivo de Usenet de octubre de 1991 en el que al menos treinta personas escribían sobre cómo jugaban con sus gatos con punteros láser (pp. 38 y s.). Su conclusión: ningún documento de patente ni ningún artículo científico acreditaba este hecho, por lo que el examinador no podía basarse en él. Y, sin embargo, era cierto (p. 38, traducción propia).

¿Por qué el conocimiento general sin prueba no cuenta como estado de la técnica?

Contreras atribuye los tres casos a dos causas.

La primera es el ámbito de búsqueda. Las referencias que los examinadores utilizan como estado de la técnica son, en su gran mayoría, patentes estadounidenses (p. 60). Sin embargo, la literatura de patentes solo describe lo que alguien ha solicitado como patente. Lo cotidiano, como un niño en un columpio, un perro con un palo o un gato que persigue un punto rojo, apenas aparece en ella (p. 60). Según Contreras, lo mismo ocurre en ámbitos enteros como el software y los métodos de negocio, en los que se patenta poco, de modo que quedan lagunas considerables en la literatura de patentes (p. 61). La literatura no de patentes que utilizan los examinadores consiste sobre todo en artículos científicos y documentación técnica (p. 61), que rara vez resultan útiles para las invenciones cotidianas (p. 62).

La segunda causa es una regla probatoria. Hasta 2002, los examinadores estadounidenses podían rechazar una reivindicación por evidente basándose también en el conocimiento general y el sentido común de un experto en la materia. Con la sentencia In re Lee, 277 F.3d 1338, 1344 (Fed. Cir. 2002), el tribunal de apelación competente exigió que tal apreciación se apoye en una referencia concreta del expediente escrito. Según el tribunal, las carencias de las referencias citadas no pueden subsanarse mediante conclusiones generales sobre lo que constituye «conocimiento básico» o «sentido común» (ibid., 1344 y s., traducción propia). Desde entonces, el manual de examen de la oficina solo admite invocar el conocimiento general sin prueba escrita cuando el hecho puede demostrarse como conocido de forma inmediata e indiscutible. Contreras califica este obstáculo de casi insalvable (p. 58).

En las patentes de diseño, según Contreras, la dependencia de pruebas escritas es aún más marcada. Cita para ello a Sarah Burstein: no basta con declarar que la propia abuela llevaba exactamente esos pantalones; hace falta una prueba documental que lo corrobore (nota 251, con remisión a Burstein, Uncreative Designs, 73 Duke L.J. 1437, 1468 (2024), traducción propia).

Contreras propone volver a admitir el conocimiento general como fundamento y ampliar la búsqueda a todos los medios disponibles, incluidos los buscadores (pp. 59 y s. y 64). Si la práctica cambiará, y cuándo, está por ver. Hasta entonces rige el principio que los dueños de gatos de 1991 demostraron sin proponérselo: en el examen no cuenta lo que se sabe, sino lo que está probado. El conocimiento que no consta en ningún lugar de forma fechada y pública difícilmente puede hacerse valer en un examen. Una publicación defensiva está concebida para cerrar precisamente esta laguna.

¿Qué se deriva de ello para una publicación defensiva?

Llevada hasta sus últimas consecuencias, la conclusión de Contreras afecta a toda publicación fuera de la literatura de patentes, también a una publicación defensiva en un sitio web, en una revista especializada o en un archivo como el de Proofbox. Que un documento así exista no significa que vaya a encontrarse en un examen. Precisamente ahí reside el núcleo de su argumentación.

Lo que un documento así puede aportar es otra cosa: proporciona la referencia escrita que exige In re Lee, y quien lo conoce puede presentarlo por sí mismo. Muchos sistemas de patentes prevén vías para ello, por ejemplo la presentación de estado de la técnica por terceros en un procedimiento de examen en curso y, tras la concesión, los procedimientos de oposición o de nulidad. La propia Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos remitió a la posibilidad de estas observaciones de terceros cuando suprimió en 2015 un programa interno de alerta para solicitudes llamativas (p. 56, nota 221). Si un documento presentado se tiene en cuenta como estado de la técnica en un caso concreto lo decide la autoridad o el tribunal competente.

Para que un documento pueda desempeñar este papel, deben poder acreditarse tres cosas: qué contiene, desde cuándo existe en esta versión y que era accesible al público.

¿Dónde interviene Proofbox?

Proofbox está diseñado para documentar estos tres puntos en cada publicación. Cada documento recibe un sello electrónico cualificado con sello de tiempo cualificado conforme al Reglamento eIDAS (UE) 910/2014; el valor hash SHA-256 incluido en el sello hace detectables los cambios posteriores, y el sello de tiempo deja constancia de la fecha. Cada publicación recibe un DOI persistente y una dirección permanente en la que el título, el resumen y los metadatos pueden encontrarse libremente. Y la localizabilidad pública de cada publicación se comprueba y se registra periódicamente; el registro puede descargarse para cada documento por separado.

De este modo, Proofbox crea las condiciones para que el contenido, la fecha y la accesibilidad de una publicación puedan acreditarse. Nadie puede prometer que un examinador la encuentre por sí mismo. Lo decisivo es que exista un documento que pueda presentarse cuando sea necesario.

Siguiente paso: Si para un desarrollo es más adecuada una solicitud de patente o una publicación defensiva puede valorarse de forma autónoma con la lista de verificación interactiva. Quien ya haya descrito su desarrollo puede publicar el documento directamente en Proofbox.

Una publicación defensiva no genera ningún derecho de propiedad industrial. Si se tiene en cuenta como estado de la técnica en un caso concreto lo decide la autoridad o el tribunal competente según su libre valoración de la prueba. Proofbox se encarga de la preparación técnica y organizativa, no de la valoración jurídica.

Fuente

Jorge L. Contreras, Silly Patents, Serious Issues, 17(1) U.C. Irvine Law Review (en prensa), preprint en SSRN. Se toma como base el borrador del 20 de abril de 2026, consultado el 9 de octubre de 2026; las páginas citadas corresponden a esa versión. Versiones posteriores pueden diferir en el texto y en la paginación. La entrada de SSRN se consultó por última vez el 10 de octubre de 2026. Patentes mencionadas: US 6,368,227 (columpio), US 6,360,693 (juguete para perros), US 5,443,036 (gato).