Patenteado em 2002: por que o estado da técnica sem prova não conta

Em resumo: No exame de patentes dos Estados Unidos, o que conta como estado da técnica não é o que se sabe, mas o que está provado, em regra por meio de um documento escrito e datado. O que todos sabem, mas ninguém publicou, praticamente não existe para o exame. Por isso foi possível patentear o ato de balançar de lado, um brinquedo para cães em forma de galho e a brincadeira com um gato e um apontador laser, como mostra um novo artigo do jurista Jorge L. Contreras. É exatamente aqui que entra uma publicação defensiva: ela transforma conhecimento em um documento público e datado que pode ser apresentado como meio de prova.

Consta como inventor um menino de cinco anos cujo pai é agente de patentes. A invenção: quem puxa alternadamente a corrente esquerda e a direita faz o balanço se mover de um lado para o outro, em vez do habitual movimento para a frente e para trás. Em 9 de abril de 2002, o Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos concedeu a patente US 6,368,227, “Method of Swinging on a Swing”. Apenas uma reivindicação dependente, que combinava o balanço com um grito à maneira de Tarzan, não prosperou; todas as demais reivindicações foram concedidas.

Duas semanas antes, em 26 de março de 2002, havia sido concedida a patente US 6,360,693: um brinquedo para cães em forma de galho, com um corpo alongado e pelo menos uma saliência lateral, flutuante para que o cão também possa buscá-lo na água. Ao contrário do que muitas vezes se noticiou, a patente não se referia a um graveto natural, mas a um objeto fabricado que o imita.

Já em 1995 o mesmo escritório havia concedido a patente US 5,443,036, um “Method of Exercising a Cat”. O que se reivindicava era direcionar o feixe de um apontador laser para o chão ou a parede e mover o ponto de luz de modo que o gato o persiga.

Jorge L. Contreras, professor de Direito da Universidade de Utah, analisou os autos de tramitação dessas três patentes para o seu artigo “Silly Patents, Serious Issues”. Suas conclusões vão muito além da anedota. A concessão não pode ser atribuída simplesmente à desatenção ou ao descuido do escritório, escreve ele, mas revela problemas sérios do próprio sistema de exame (p. 18). No fundo, trata-se de uma pergunta que diz respeito a toda inventora e todo inventor: o que é considerado conhecido no exame de patentes?

Como transcorreram os três exames?

O balanço. O examinador inicialmente rejeitou a reivindicação principal com base em uma patente de 1881 que mostra um balanço com assento em forma de cadeira suspenso por três correntes. O depositante então limitou sua reivindicação a duas correntes e a uma orientação do assento perpendicular ao galho, e pouco mais de uma semana depois a reivindicação era concedível. Depois da zombaria na imprensa, o diretor do escritório ordenou em maio de 2002 um reexame; em julho de 2003 todas as reivindicações foram canceladas. Contreras observa que a experiência cotidiana do examinador não desempenhou nenhum papel visível no exame (p. 23). Balançar de lado, segundo Contreras, não foi inventado por nenhum titular de patente, nem em 1881 nem depois, e nenhum relatório de patente o ensinou às crianças do mundo inteiro (p. 24).

O graveto para cães. O exame se estendeu por seis anos. O examinador citou primeiro um brinquedo mastigável de puxar para cães e depois um galho artificial para aquários. O depositante objetou que o galho de aquário precisava afundar, ao passo que seu brinquedo flutuava, e obteve então a patente. No reexame, o examinador citou, entre outros, o caule de uma planta viva (“naturally-occurring objects … are considered to be manufactured by nature”), uma tora artificial para lareira, um bastão de treinamento para a polícia e, por fim, um cacto saguaro artificial de até quinze metros de altura para paisagismo. Também este seria um brinquedo, segundo a fundamentação, pois diverte os seres humanos, e os seres humanos também são animais (p. 29 e s.). Em julho de 2006 não restava uma única reivindicação. Contreras considera tudo isso evitável: um brinquedo para cães de madeira em forma de graveto é óbvio, e o examinador poderia simplesmente tê-lo constatado (p. 32).

O gato. Neste caso, o examinador não encontrou nenhuma patente pertinente e se baseou, em vez disso, em um artigo científico de 1991. Nele, gatos imobilizados em uma caixa de madeira tinham de tocar com a pata um ponto de luz em uma tela, para que os pesquisadores pudessem medir o efeito de um antidepressivo sobre o tempo de reação. Os depositantes foram diferenciando sua invenção passo a passo, primeiro pela iluminação normal, depois pelo gato livre para se movimentar e, por fim, por um feixe de luz “invisível”. A patente foi concedida. Contreras investigou o que de fato se conhecia na data do depósito e encontrou um arquivo da Usenet de outubro de 1991 em que pelo menos trinta pessoas escreviam sobre como brincavam com seus gatos usando apontadores laser (p. 38 e s.). Sua conclusão: nenhum documento de patente e nenhum artigo científico comprovava esse fato, razão pela qual o examinador não podia se apoiar nele. Ainda assim, ele era verdadeiro (p. 38, tradução nossa).

Por que o conhecimento geral sem prova não conta como estado da técnica?

Contreras atribui os três casos a duas causas.

A primeira é o universo de busca. As referências que os examinadores utilizam como estado da técnica são, em sua grande maioria, patentes norte-americanas (p. 60). A literatura de patentes, porém, descreve apenas aquilo que alguém depositou como patente. O cotidiano, como uma criança no balanço, um cão com um graveto ou um gato perseguindo um ponto vermelho, quase não aparece nela (p. 60). Segundo Contreras, o mesmo vale para áreas inteiras como software e métodos de negócio, nas quais pouco se patenteia, de modo que restam lacunas consideráveis na literatura de patentes (p. 61). A literatura não patentária que os examinadores utilizam consiste sobretudo em artigos científicos e documentação técnica (p. 61), raramente úteis para invenções do cotidiano (p. 62).

A segunda causa é uma regra probatória. Até 2002, os examinadores norte-americanos podiam rejeitar uma reivindicação por obviedade com base também no conhecimento geral e no bom senso de um técnico no assunto. Com a decisão In re Lee, 277 F.3d 1338, 1344 (Fed. Cir. 2002), o tribunal de apelação competente exigiu que tal constatação se apoie em uma referência concreta dos autos escritos. Segundo o tribunal, as deficiências das referências citadas não podem ser supridas por conclusões gerais sobre o que seria “conhecimento básico” ou “bom senso” (ibid., 1344 e s., tradução nossa). Desde então, o manual de exame do escritório só admite invocar o conhecimento geral sem prova escrita quando o fato puder ser demonstrado como conhecido de forma imediata e incontestável. Contreras qualifica esse obstáculo de praticamente intransponível (p. 58).

Nas patentes de desenho industrial, segundo Contreras, a dependência de provas escritas é ainda mais acentuada. Ele cita Sarah Burstein: não basta declarar que a própria avó usava exatamente aquelas calças; é preciso uma prova documental que o corrobore (nota 251, com remissão a Burstein, Uncreative Designs, 73 Duke L.J. 1437, 1468 (2024), tradução nossa).

Contreras propõe voltar a admitir o conhecimento geral como fundamento e ampliar a busca a todos os meios disponíveis, incluindo os buscadores (p. 59 e s. e 64). Se e quando a prática mudará, ainda está em aberto. Até lá vale o princípio que os donos de gatos de 1991 demonstraram sem querer: no exame, não conta o que se sabe, mas o que está provado. Um conhecimento que não esteja registrado em lugar algum de forma datada e pública dificilmente pode ser invocado em um exame. Uma publicação defensiva é concebida para fechar exatamente essa lacuna.

O que isso significa para uma publicação defensiva?

Levada às últimas consequências, a constatação de Contreras atinge toda publicação fora da literatura de patentes, inclusive uma publicação defensiva em um site, em uma revista especializada ou em um arquivo como o da Proofbox. O fato de um documento assim existir não significa que ele será encontrado em um exame. É justamente aí que está o cerne de sua argumentação.

O que um documento assim pode oferecer é outra coisa: ele fornece a referência escrita que In re Lee exige, e quem o conhece pode apresentá-lo por conta própria. Muitos sistemas de patentes preveem caminhos para isso, por exemplo a apresentação de estado da técnica por terceiros em um procedimento de exame em andamento e, após a concessão, procedimentos de oposição ou de nulidade. O próprio Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos remeteu à possibilidade dessas manifestações de terceiros ao encerrar, em 2015, um programa interno de alerta para pedidos chamativos (p. 56, nota 221). Se um documento apresentado é levado em conta como estado da técnica em um caso concreto é decidido pela autoridade ou pelo tribunal competente.

Para que um documento possa cumprir esse papel, três coisas precisam ser comprováveis: o que ele contém, desde quando existe nesta versão e que estava acessível ao público.

Onde a Proofbox entra?

A Proofbox é concebida para documentar esses três pontos em cada publicação. Cada documento recebe um selo eletrônico qualificado com carimbo do tempo qualificado nos termos do Regulamento eIDAS (UE) 910/2014; o valor de hash SHA-256 contido no selo torna detectáveis alterações posteriores, e o carimbo do tempo registra a data. Cada publicação recebe um DOI persistente e um endereço permanente no qual título, resumo e metadados podem ser encontrados livremente. E a localizabilidade pública de cada publicação é verificada e registrada periodicamente; o registro pode ser baixado para cada documento individualmente.

Assim, a Proofbox cria as condições para que o conteúdo, a data e a acessibilidade de uma publicação possam ser comprovados. Ninguém pode prometer que um examinador a encontrará por conta própria. O decisivo é que exista um documento que possa ser apresentado quando necessário.

Próximo passo: Se para um desenvolvimento é mais adequado um pedido de patente ou uma publicação defensiva pode ser avaliado de forma autônoma com a checklist interativa. Quem já descreveu seu desenvolvimento pode publicar o documento diretamente na Proofbox.

Uma publicação defensiva não gera nenhum direito de propriedade industrial. Se ela é levada em conta como estado da técnica em um caso concreto é decidido pela autoridade ou pelo tribunal competente segundo a livre apreciação das provas. A Proofbox se encarrega da preparação técnica e organizacional, não da avaliação jurídica.

Fonte

Jorge L. Contreras, Silly Patents, Serious Issues, 17(1) U.C. Irvine Law Review (no prelo), preprint no SSRN. Toma-se por base o rascunho de 20 de abril de 2026, consultado em 9 de outubro de 2026; a paginação refere-se a essa versão. Versões posteriores podem divergir na redação e na paginação. A entrada no SSRN foi consultada pela última vez em 10 de outubro de 2026. Patentes mencionadas: US 6,368,227 (balanço), US 6,360,693 (brinquedo para cães), US 5,443,036 (gato).